2019年6月28日下午，由优赛诺（USinoIP）联合美国HBSR律师事务所举办的《避开美国专利申请与诉讼的”坑“（Avoiding Pitfalls in U.S. Filings and Litigations）》实务讲座培训顺利举办，感谢倾情提供场地支持的东莞东阳光药物研发有限公司、感谢参与本次讲座的所有（线下与线上）朋友们，希望你们已经有所收获。[1]

藉此机会，快速分享关于美国专利法律体系的一些特点，大致围绕如标题所言的：

柔性与陷阱

柔性

相对于全球范围内其他地域的专利法律体系，美国专利法律体系的确显得具有较多的柔性（Flexibility），这些柔性如果能够利用得当，能够更好的发挥美国专利的商业价值（其实某些情况下，还可以通过美国专利间接的提升本来可能在美国之外无法获得的专利商业价值，这个可能就更加的tricky了，有机会专题聊）。今天快速介绍如下几个柔性点：

（一）宽限期（Grace Period）：这个概念其实基本每个专利法律体系下都有，但美国的给人感觉更随意、更宽容，主要体现在：

第一、时间长，美国的宽限期是12个月，其他地域大多是6个月，因此即使你真的是“无意”公开了你的专利技术方案，有长达12个月（就是1年啦！）的时间挽救。

第二、条件松，如果发明人有足够证据证明发明为其所创造，那么不管是自己还是别人的公开，只要在宽限期内，就不会让自己的专利“丢了”。[2]此外对于公开的方式也没有太多的限制，不想其他很多地方需要满足什么级别、是否有保密协议等等。[3]

（二）扩大保护范围：在美国，如果说明书的撰写足够好，那么即使当初的权利要求撰写不是很理想，还是有很多的补救措施，例如配合以适当的程序，可以将专利的权利要求保护范围扩大，或者针对性的调整权利要求保护范围可以覆盖某个产品（你自己的或者竞争对手的）。

（三）特殊申请类型：要充分用好临时申请（Provisional Application）、继续申请（ContinuationApplication）、部分继续申请（Continuation-in-Part Application）、分案申请（Divisional Application）、再颁申请（Reissue Application）等特殊的申请类型。

（四）更多柔性：实际上，美国专利法律体系提供了很多柔性（例如补充信息，包括实验数据；），对于熟悉规则的人士，这些柔性其实是理所当然的（美国整个社会体制的主旨就是这样的，规则制定好，大家按照规则来），但如果对于这些柔性没有足够认识，则（在某些情况下）就只能够“错失良机”了。

陷阱

正所谓机遇与风险并存（我知道这个引用在这里其实并不是最恰当），但主要想说的是，当我们（开始）意识到美国专利法律体系有这么多柔性时，与对于柔性的认识一样，如果我们认识不足，美国专利法律体系中也有很多的陷阱或坑，稍不注意或未能遵守规则，则就会留下祸患无穷，以下分享几点：

（一）发明人问题：美国专利申请必须以发明人名义提出，同时附以转让协议（Assignmen Agreement）将专利申请转让给雇主或相应的申请人。这个规定反应的美国以人为本的理念（或者理解为人权也行吧）。错误的发明人信息会导致即使授权了，专利也可能是没有牙齿的（Unenforceable）。

（二）信息披露问题（IDS）：美国专利申请人有义务将其知晓的与本申请实质性相关的（MateriallyRelated）信息主动披露给美国专利局（USPTO），否则同样会导致专利即使授权了也无法进行主张（Unenforceable）。

（三）诉讼纠纷问题：美国专利的纠纷，实际上有很多的诉争解决地（Tribunal），包括联邦法院（地方-CAFC-SCOTUS）、国际贸易委员会（ITC，传说中否则337调查的）、USPTO的PTAB（IPR、PGR等挑战专利有效性的便利选择）等。不同诉争解决地的程序之间有微妙的作用关系，处理不当可能会让您的纠纷解决策略无法取得预期的效果。

（四）更多陷阱：同样的，美国专利法律体系的陷阱还有很多，例如“文字游戏”，转让协议中shall assign VS hereby assign；申请人主体资格变化（Entity Type）的及时变更等等。

总之，美国专利体系，既灵活又死板，就看你如何适应和使用它了！

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活动现场掠影

Thanks so much, Deirdre and Larry

 working remotely via ZOOM at 2-5 AM local time

Group photos from the Seminar

Thanks a lot for the nice gifts, Mark

Mark visting USino Office (Dongguan)

Long time friends

Mark B. Solomon, Principal HBSR

Deirdre E. Sanders, Principal HBSR