六问专利侵权赔偿,想问的都在这了...

讨论对象:中国专利侵权赔偿

讨论法条:专利法第65条(2008版本)

相关条文具体如下:

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。


问题与讨论:

专利侵权赔偿额,顺位第一依据:权利人因被侵权所受到的实际损失

一问:因被侵权所受到的实际损失

如不深究,相信大多数人都会认为这个规定极为的清楚、明确,关键词就这么几个:权利人、被侵权、实际损失。

别急,请往下看:

(一)权利人:咋一看很清楚,对吧,其实是有点含糊的,其涉及的实际上可以被认为是“诉权”的问题(Standing to Sue或Stand to Asset)。是专利权人?还是其他主体?如果是被许可人,是否可以?若可以,是否必须是独占被许可人?普通被许可人是否可以通过合同被赋予诉权?

(二)被侵权:好吧,这个好像真的蛮清楚(谁要是发现有不清楚的,告诉我呀)。

(三)实际损失:这个个人感觉够含糊的了,为什么?(必要时请结合后面第五问关于成文法VS普通法的部分理解)

首先,实际损失,在专利这种无形资产的语境下,怎么个“实际法”?怎么确定“实际”,权利人(假定这个概念是清楚的前提下)就是因为有侵权行为的存在,导致了自己丢失了某些市场,从而有了损失,换句话说,就是本来要发生的,没有发生,可是,想一想,既然是没有发生的,怎么可能是“实际”损失?

其次,暂且退一步,假定“由于本该有的市场而没有从而导致的损失”就是“实际损失”,那么,请问,这个“损失”是关于什么的?必须是专利技术(产品或服务)导致的么?(这个请参加最后第六问中部分内容)。

最后,在美国的专利语境之下,用的是lost profit,字面翻译就是“丢失的利润”,关于lost profit,在CPVA/CSN框架下,我们认为:如果举证足够(competent proof),lost profit可以是非常lucrative的,尤其是加上很多creative damages的情况下(举个例子price erosion),但是,lost profit的举证难度还是不小的,这个很考验律师的功力。

其实,还有一些更细的地方可以扣(什么?为什么要扣?打官司不就是要扣细节么?尤其是扣对方可能忽略的地方。会有律师说不是么?)

小结:“因被侵权所受到的实际损失”具体指什么?外延在哪里?


专利侵权赔偿额,顺位第二依据:实际损失难以确定的[1],可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定

二问:侵权人因侵权所获得的利益

与前面第一问类似,侵权人因侵权所获得的利益,好像也蛮清楚的,关键词:侵权人、侵权获利

仔细思考一下,会发现存在如下问题:

(一)侵权人:这个好像争议不会太大,应该容易确定(顺便说一下,选谁作为侵权人也是很有策略性、技巧性的)。

(二)侵权获利:“因侵权所获得的利益”的简写,作者认为这个也是很含糊的,为什么?

首先,侵权获利,必须是专利技术(产品或服务)的获利么?

其次,如果侵权人实施专利技术(产品或服务)没有获利甚至赔钱了呢?

最后,其实是一个“致命的”问题,专利侵权赔偿,可以以“侵权获利”作为赔偿依据么?(实际上涉及以侵权人获利为依据的正当性在哪里?这个问题可能需要结合第六问理解)。

小结:同样的,“侵权人因侵权所获得的利益”具体指什么?外延在哪里?

 

专利侵权赔偿额,顺位第三依据:权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定

三问:许可使用费的倍数

这个可能是关于专利侵权赔偿里最没有争议的规定了,关键词:该专利、许可使用费、倍数

仔细想一下,同样会发现存在不少问题:

(一)如果该专利没有许可过呢?要知道,现实当中,大多数专利都是没有被许可出去的。对于没有许可历史的涉案专利,该怎么处理呢?

(二)即使是有过许可历史的涉案专利,倍数如何确定?要知道,(几乎)每一个专利交易场景[2]都是不一样的。这个倍数的确定,挑战不小。[3]

小结:如何构建参照基准?合理倍数如何确定?

 

四问:以上三种救济必须互斥而只能择一么?

按照专利法第65条的规定,目前国内的实践似乎是专利侵权赔偿的主张依据,只能够按照第65条的规定顺位选择,这同样会导致问题。

(一)可能会鼓励专利权人“怠于”举证“因被侵权所受到的实际损失”,如此就会导致这种顺位规定“形同虚设”。
(二)索赔主张为什么只能够择一?如果相关利益方真的能够举证时间段X的“实际损失”、时间段Y的“侵权获利”呢?或者相关利益方能够比较权衡“实际损失”、“侵权获利”以及“许可费合理倍数”之间的差异呢?


五问:成文法VS普通法

众所周知,我国是成文法国家,简单说就是法官判案要以法律条文为依据,与美国的判例法体系不同,法院或法官可以"造法",上级法院的判例对于下级法院具有约束效力(Binding)。

但是,纵观我国专利领域(或者更上位一些,知识产权领域)司法的现状与发展,包括最高院知识产权法庭的设立、部分法院明确提出案例指导的做法等等,似乎无不指向“实质上的判例法”实践。

其实,从某个角度看,案例指导或判例法[4],似乎是更为合理的、更能确保公平正义。但是,这个问题又是极其严肃的,说的严重一点,涉及的是“意识形态”问题,与我们如何定义法律体系本质相关,换句话说,最根本的支撑在哪里?[5]


六问:专利法究竟想要带给社会的是什么?

本文的最后一问,略有些唱高调的味道。我们或许真的要仔细想一想,提供专利法,究竟是要给社会带来什么?(国家意义、或者全球范围内看)

因为这个问题,和前面的问题是有关联性的。例如,专利法给与权利人的权利究竟是什么?[6]。这个问题与专利侵权赔偿的联系在哪里?尤其是第一问、第二问的关联。

如果关于专利法实际上要带给社会、带给利益相关方的“东西”(what)是明确的,那么第一问、第二问可能就会有比较好的答案和依据了。例如,专利权人获得专利权,是以贡献相应的技术知识为前提,专利权人因此而换取到的利益,是否只要是“因为专利被侵权”所导致就应可以主张? 

 

OK,暂时就这么多吧,已经害怕信息冗余了。

 

关于这六问,我们不是纯粹的提问题,实际上有深入的思考,在CPVA/CSN有详细而生动的实务案例讨论(注:基于美国专利语境,但是,还是那句话,方法和技巧很多时候是相通的,师夷长技!)。

 

我们也相信,诸多专业律师也在他们的日常中积累了很多有益做法,只是因为那是“吃饭绝活”,大家不愿意拿出来讨论(和分享)罢了。

 

最后,欢迎讨论互动,碰撞越多、收获越多。



[1]“实际损失难以确定的”这个前提条件的存在,似乎就隐含意味着立法者已经意识到“实际损失”中的“实际”可能是有问题的。

[2]专利许可显然也是一种专利交易场景。

[3] CPVA/CSN提供美国专利场景下的很多种确定方法。

[4]作者知道这两者不能够划等号,由于本文非学术研究文章,不做精准区分,特此声明。

[5]美国宪法第三章(ArticleIII)为“法院/法官‘造法’”提供了根本依据。

[6]也许会有人很快回答,是排他性权利。而且,很遗憾的,据作者所接触和了解到的,极大比例的人认为,专利给与的权利是“自有实施专利技术的权利”,这与当今的“排他性”权利实际上背向而行的错误理解啊!!!